Muchas personas con familiares, amigos o negocios que les requieren comunicarse con los Estado Unidos con frecuencia deben ya conocer las ventajas de un  dispositivo en forma de USB llamado MAGICJACK. ¿Dónde recae la “magia” de este dispositivo? En que permite realizar las llamadas que deseamos a dicho país a una tarifa plana sumamente económica e imposible de superar por cualquier otro proveedor de servicio telefónico actualmente en el mercado.

La marca MAGICJACK se comercializa en los Estados Unidos desde el año 2007 con gran aceptación y demanda y está registrada en dicho país a nombre de MAGICJACK LP en clases 9 y 38, así como también en Argentina, Canadá, China y la Unión Europea para distinguir  el dispositivo USB que tiene por finalidad realizar llamadas telefónicas dentro y fuera de los Estados Unidos  de América, conectándolo a algún ordenador con conexión a internet. MAGICJACK cuenta con una página web www.magicjack.com  a través de la cual el producto y sus servicios se hicieron conocidos mundialmente. Esto llevó a que el producto llegue al Perú y sea ofertado por personas naturales en diversos sitios web y posteriormente fuese introducido al mercado peruano siendo importado por 4 empresas peruanas (Telemax Perú, Convergensia S.A.C., Personal Products y Supercel) de los años 2008 a 2009.

El 12 de enero de 2009, Avraham Moshe Rozenvasser, de Israel, solicitó el registro de marca magicJack para distinguir telecomunicaciones en clase 38, en Perú. MAGICJACK LP se opuso a este registro de marca el 11 de mayo de 2009, argumentando que el solicitante actuó de mala fe al tener conocimiento de la marca MAGICJACK por la popularidad de ésta en la web y también considerando que por ende es una marca muy conocida y el solicitante pretende asociar sus servicios a la fama y calidad de los productos y servicios originales. Además, citó y adjuntó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y fundamentó sus argumentos en lo establecido  en los artículos 136 inciso a) y h), 137, 146, 224 y siguientes de la Decisión 486; el artículo 6 bis y 10 bis del Convenio de París y el artículo 7 de la Convención de Washington.

En esta oposición se presentaron diversas pruebas, entre ellas una variedad de impresiones de páginas web, facturas de importación del producto al Perú y copias de los registros de la marca en otros países. En el análisis de notoriedad de MAGICJACK  se determinó que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar dicha notoriedad. De igual forma se determinó que el artículo 7 de la Convención de Washington sólo aplicaba a productos mas no a servicios. Sin embargo, en el análisis de lo previsto en el artículo 137 de la Decisión 486, la Oficina de Marcas del Perú (Indecopi) consideró que existen indicios razonables que permiten inferir que el signo fue solicitado mediando mala fe y para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por lo cual correspondió declarar fundada la oposición formulada.

Este caso nos demuestra que aun cuando una marca no sea reconocida como notoria, eso no excluye la posibilidad de que haya sido conocida por el solicitante y que por ende obre de mala fe al tratar de asociar sus productos y/ o servicios  con uno que ya se encuentre posicionado internacionalmente. No fue necesario para MAGICJACK tener registrada su marca en el Perú para obtener una Resolución favorable, sin embargo ya solicito el registro de su marca en nuestro país. MAGICJACK LP esta vez no utilizó internet como un aliado en su empresa, si no como la fuente de pruebas en defensa de su legítima propiedad industrial.